关键词: 知识产权出资/标的物/适格要件

内容提要: 在以知识产权出资时,用做出资的是知识产权而非知识产品,但并非所有知识产权都能成为出资标的物。从理论角度考察,知识产权出资标的物的适格要件应当包括确定性、有益性、可转让性和货币估价的可能性四个方面。从实务的角度考察,专利权出资应当重点审视该专利权的权利类型,商标权出资则应注重筛选不能充当出资标的物的商标权范围,著作权出资需要对权利内容、特征与客体分别审查。

在知识产权资本化的过程中,出资标的物是否适格是其核心问题。从企业利润最大化目标的实现可能产生的作用,而非一般意义上的有益性。可以想见,用一项即使相当先进甚至具有国际领先水平的生产汽车的专利技术向一家生产袜子的有限责任公司出资,那么该生产汽车的专利技术之“相当先进甚至具有国际领先水平”的属性,对生产袜子的有限责任公司来讲也是无用武之地,其有益性亦无法确认。也许有人会说把该生产汽车的专利技术出售换回现金不就对生产袜子的有限责任公司“有益”了吗?这般思考问题的思路与讨论企业接受知识产权出资或知识产权资本化的问题实质是相悖的。知识产权资本化的目的在于发挥知识产权在企业发展中的优势作用,如果从企业将知识产权资本销售掉以因此获取的金钱角度来论述知识产权出资对企业的有益性,就不如直接论述企业接受现金出资的重要性更加切题。笔者以为,知识产权资本的“有益性”一方面表现为该知识产权具有比较高的商业化属性,便于在产业领域迅速、大规模实施;另一方面表现为对所投资的企业具有直接的经营性使用价值。lOCALHOsT

出资标的物之“有益性”在国内外的相关法律中都有一定的体现。例如美国《商业公司法》第6.21条之(2)强调董事会可基于任何有形或无形的财产“对公司有益”之对价而授权发行股份;《德国股份法》第27条之(2)要求,实物出资或实物承受的财产只能是“可以确定企业来讲当然“使用价值”就不等同。另一方面,在专利侵权诉讼中,因发明的种类不同而导致其举证责任不同。一般情况下,产品发明专利权被侵权后,诉讼中的举证责任在原告一方;而新产品的制造方法发明专利权被侵权后,诉讼中的举证责任在被告一方。如《专利法》第61条规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”

最后,就专利权的属性而言,专利权可分为独立专利和从属专利两种。用来出资的专利是独立专利还是从属专利或改良专利,其法律意义当然不同。

依照我国专利法,一项取得专利权的发明或者实用新型比此前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型专利的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予其实施前一发明或者实用新型专利的强制许可。在依照上述规定给予实施强制许可的情况下,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予其实施后一发明或者实用新型专利的强制许可。这里“前一专利”和“后一专利”的关系,有学者称为“第一专利”和“第二专利”,[19]亦有学者称为“原专利”与“改良专利”,[20]笔者称其为“独立专利”与“从属专利”。专利法上“前一专利”和“后一专利”实质上是有彼此限制关系的专利。由于“后一专利”以“前一专利”为基础,所以“后一专利”势必受“前一专利”的制约;“前一专利”和“后一专利”的关联关系,也会出现若不使用“后一专利”,则“前一专利”的效益就会大打折扣的情形。“前一专利”和“后一专利”的复杂关系往往成为专利权资本化过程中纠缠不休的问题,需要各方当事人在谈判或签署协议过程中给予足够的注意。

四、 商标权出资:限制转让之商标权不能成为出资标的物

并非所有商标权都可以出资。上文述及,“可转让性”是知识产权出资标的物的要件之一,在法律上限制转让之商标权当然不能作为出资标的物。不能作为出资标的物的商标权客体包括但不限于以下几种:

一是证明商标。证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务之上,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。目前比较流行的纯羊毛标志、绿色食品标志、欧共体的“担保商标”等都是证明商标。事实上,我国商标法上的地理标志也是一种证明商标,证明使用者所经销的商品产于某个特定地点,并且该商品的质量、特色等属性达到了地理标志权人的要求。证明商标之不可转让性源于其证明功能。证明商标之商标权主体只能是特定的对某种商品或者服务具有监督能力的非企业组织,一般的商品生产经营者不能成为证明商标权人,因而证明商标不能作为出资物的物。

二是集体商标。集体商标是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。如美国汽车协会会员在其汽车上使用的由该协会注册的“triplea”集体商标。该商标权主体本身并不使用该商标,只是许可符合条件的其成员使用,目的是证明使用该商标者的成员资格。所以集体商标也有一定的证明作用,《法国知识产权法典》第715条称之为“集体证明商标”。正是因为集体商标的这种特殊证明功能,决定其不能转让和作为出资标的物,否则其证明功能将无从实现,集体商标也就没有存在的必要了。

三是防御商标和联合商标。防御商标是商标权人将同一商标注册于不同类别的商品或服务上,构成一个防御体系,以防止他人在不同商品或服务上使用该商标可能给消费者造成的混淆。最先取得并使用的商标一般称为正商标,后在不同类别的商品或服务上注册的具备同样构成要素的商标即为正商标的防御商标。联合商标是指商标权人将与已注册商标相近似的商标在相同或类似商品或服务上加以注册而形成的商标。其中商标权人首先注册或者主要使用的商标为正商标,其他为了防止别人“搭便车”而注册

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